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데니스 크라우치
계류 중인 대법원 사건 암젠 대 사노피 광범위하게 주장된 속에 초점을 맞추고 공개가 충분히 상세한지 여부를 묻습니다. 연방 순회국의 최근 UMN 대 길르앗 이면입니다. Regents of the U. of Minnesota v. Gilead Scis., Inc., 2021-2168, — F.4th — (Fed. Cir. Mar. 6, 2023). UNM의 원래 공개는 다양한 조합으로 포함될 수 있는 구성 요소의 “세탁 목록”으로 매우 광범위합니다. 나중에 추가된 주장은 보다 특정한 하위 속 조합에 관한 것입니다. 법원은 보았다 헛되이 청구된 조합이 중요하거나 특별히 제안된 이유에 대한 명세서의 일부 표시를 위해. 여기에서 그들은 큰 숲을 공개했지만 가치가 있는 것으로 밝혀진 나무는 공개하지 못했습니다. 
앞으로 특허권자는 일부 변리사 트릭으로 이 특정 문제를 피할 수 있습니다. 각 기능 그룹에 대한 모든 잠재적 구성 요소를 나열하고 일반적으로 조합을 제안하는 대신 초기 단계 특허권자는 AI 도우미가 가능한 각 조합의 가상 예를 한 번에 하나씩 제공하도록 할 수 있습니다. 그 상황은 명확하게 제공 할 것입니다 ipsis 동사 공개하고 따라서 서면 설명 도전에서 살아남을 가능성이 더 큽니다.
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대부분의 미국 특허는 적어도 하나의 이전 특허 출원 제출에 대한 우선권을 주장합니다. 조기 출원 날짜는 사전 개입 및 무효화를 피하는 데 도움이 됩니다. 그러나 우선권은 자동적으로 주어지는 것이 아닙니다. 정식 서류 외에도 원본 출원은 이후 특허에서 청구된 발명을 충분히 공개해야 합니다. 공개의 충분성은 일반적으로 35 USC §112(a)에 따라 실행 및 서면 설명의 원칙에 따라 판단됩니다.
부적절하게 우선권을 주장하는 특허는 자동으로 무효화되지 않습니다. 오히려 우선권 출원일이 무효화되고 이후 출원일을 기준으로 발명이 여전히 신규하고 자명하지 않은지 여부를 고려합니다. 이 설정을 통해 이러한 공개 문제는 예상 및 자명성 근거로 법적으로 제한된 IPR(Inter Partes Review) 절차 중에 고려될 수 있습니다.
~ 안에 Regents of the U. of Minnesota v. Gilead Scis., Inc., 2021-2168, — F.4th — (Fed. Cir. Mar. 6, 2023), 연방순회항소법원은 UMN의 우선권 출원에서 발견된 서면 설명이 US8815830 특허의 주장을 뒷받침하는지 여부에 대한 문제에 직면했습니다. 여기에서 ‘830 특허는 Hep-C 치료에 대해 FDA 승인을 받은 약물 sofosbuvir를 다룹니다. 청구항 1은 단순히 소포스부비르를 포함하는 것이 아니라 위에 표시된 일반적인 구조에 맞고 기능 그룹 R1 – R7이 청구항 내에서 추가로 정의되는 분자의 전체 속을 포함합니다. 예를 들어, “R3는 하이드록시입니다… R5는 아미노산입니다…”
UMN의 최초 특허 출원은 2004년에 잠정적으로 출원되었고, 2005년에 PCT 출원이 이어졌으며, 2007년에는 임시 출원이, 마지막으로 ‘830 특허로 이어진 2013년에는 또 다른 임시 출원이 있었습니다. 2010년에 청구된 발명을 공개하는 Gilead 특허 출원(“Sofia”)이 공개되었습니다. 이 설정에서 UMN은 Sofia가 이전 응용 프로그램 중 적어도 하나에 대한 우선 순위를 적절하게 주장하는 한 무시할 수 있습니다. 그러나 우선권에 실패하면 ‘830 특허가 예상됩니다.
IPR 동안 이사회는 우선권 신청에 충분한 서면 설명이 부족하여 청구가 예상대로 유효하지 않다는 결론을 내림으로써 Gilead의 편을 들었습니다. 항소에 대해 연방순회법원은 Lourie 판사의 의견을 확인했고 Dyk 판사와 Stoll 판사가 합류했습니다.
특허법은 “발명에 대한 서면 설명”을 특허 명세서의 형태로 제출하도록 요구합니다. “Judicial gloss”는 이 요구 사항이 출원 당시 발명가가 “청구된 대로 발명을 소유했다”는 것을 증명한다고 설명합니다. 서면 설명 문제는 원본 출원 문서에서 특허 청구를 찾을 수 없는 이와 같은 상황에서 가장 자주 발생합니다. 오히려 나중에 기소 중에 추가되었습니다.
법원은 특히 많은 종류의 화합물에 대한 적용 범위를 주장하려는 특허권자에게 엄격했습니다. 이러한 상황에서 특허권자가 청구 범위에 포함된 모든 작동 가능한 화합물을 문자 그대로 열거하는 것은 일반적으로 어려운 일입니다. 그러한 수준의 공개가 요구되지는 않지만 특허권자는 “속의 외부 한계”뿐만 아니라 “속 구성원의 대표 수 또는 속의 구성원에 공통된 구조적 특징 중 하나를 설명해야 합니다. 두 경우 모두 충분합니다. 관련 장인이 속의 구성원을 시각화하거나 인식할 수 있는 정밀도.” 법원은 또한 “주장된 종 또는 아속에 대한 주의를 안내하는 공개 내 블레이즈 마크”를 고려할 것입니다. Slip Op., 인용 다시 Ruschig379 F.2d 990(CCPA 1967).
Ipsis 버비스: 서면 기술 도전은 기소 중에 청구 범위가 변경된 상황에서 가장 성공하는 경우가 많다고 위에서 언급했습니다. 원래 응용 프로그램(ipsis verbis)에서 문자 그대로 발견된 주장은 여전히 서면 설명 요구 사항을 충족하지 못할 수 있지만 그 결과는 훨씬 적습니다. 여기에서 UMN은 원래 임시 출원이 ipsis verbis 형식으로 최종 청구를 공개했다고 주장했습니다. 즉, 잠정 청구 1, 2, 13, 21, 22, 45 및 47의 요소 조합을 가리키며 총체적으로 실질적인 단어를 형성합니다. ‘830 특허에서 청구항 1의 단어 인용. 연방순회항소법원은 항소심에서 이 이질적인 주장들의 조합이 너무 많은 영리함을 필요로 한다는 것을 발견했습니다.
이 미로와 같은 경로를 따라가는 각 단계는 여러 대체 경로를 제공하며 각 선택적 단계가 유일한 옵션으로 설정되었다면 설명되었을 내용에 대한 서면 설명이 아닙니다. 이 주장은 양키스의 포수인 요기 베라(Yogi Berra)가 “갈림길에 이르면 그것을 잡으라”고 한 말을 떠올리게 합니다. 그 논평은 그것의 불확정성과 방향성 부족 때문에 주목할 만하다. 유사하게, 여기에서 모든 선택적 선택은 ‘830 특허의 청구항 1인 의도된 결과를 정의하지 않습니다.
더욱이 미네소타의 주장은 다음에서 기각된 것과 유사하다. 후지카와신청자가 “지속[ed] 제안된 개수라고 주장하면서 [wa]공개 ipsis 동사 Wattanasin의 응용 프로그램에서.” 후지카와 대 왓타나신, 93 F.3d 1559(Fed. Cir. 1996). 법원은 Fujikawa 판결에서 다음과 같이 설명했습니다. ipsis 동사 해당 부분을 선택하는 모든 종 또는 하위 속을 지원합니다. 이 경우 가능한 모든 위치에 대한 모든 가능한 부분의 ‘세탁 목록’ 공개는 속의 모든 종에 대한 서면 설명을 구성합니다. 이것은 그러한 공개가 당업자를 특정 종으로 ‘합리적으로 이끌’ 수 없기 때문일 수 없습니다.”
슬립 작전 저는 연방순회가 이 점에서 오류를 범했다고 주장합니다. UMN 가출원의 청구항 1은 동일한 일반 분자에 관한 것이지만 각각의 기능 그룹에 대해 훨씬 더 넓은 정의를 가지고 있습니다. 그런 다음 후속 임시 종속항(2, 13, 21, 22, 45 및 47)은 결국 ‘380 특허에서 청구된 것과 동일한 방식으로 이러한 기능 그룹의 범위를 세분화합니다. 여기서, 이들 각각의 종속항은 임의의 선행항에 종속되는 것으로 정의된다. 따라서 임시 종속항 47은 ‘830 특허 청구항 1에서 발견된 동일한 제한을 포함하는 것으로 보입니다. 예, 약간 복잡하지만 화학도 마찬가지입니다.
내 말다툼이 사건의 결과를 바꿀지는 분명하지 않다. ipsis 동사 지원이 반드시 충분한 서면 설명으로 이어지지는 않습니다.
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의 부재 ipsis 동사 원본 파일링이 청구된 발명의 전체 범위를 소유하고 있음을 충분히 보여주는 한 지원은 치명적이지 않습니다. 매우 광범위한 공개(숲)와 관련된 사건에서 법원은 실제로 청구된 특정 나무의 공개에 대한 표시를 주의 깊게 찾습니다. 그러나 긴 구성 요소 목록으로는 충분하지 않습니다. 오히려 “불꽃 자국”이라는 제안이 명확해야 합니다. 여기에서 PTAB는 특허권자가 그 로드맵을 제공하지 못했다고 판단했고 항소심에서 연방순회항소법원은 실질적인 증거에 대해 확인했습니다.
[T]그는 구조화한다 [disclosed in the provisional] 그만큼 광범위하고 다양하다. [they] ‘830 특허에서 청구된 것보다 훨씬 더 큰 속을 포함하며, ‘830 특허의 청구항 1의 속(genus)에 충분히 공통적이지 않아 서면 설명 지원을 제공하지 않습니다.
슬립 작전
UMN은 모두 거부된 다른 주장을 했습니다.
- PTAB는 전문가 증언과 관련하여 신뢰성 결정 또는 기타 사실 확인을 했어야 합니다. 항소심에서 연방순회항소는 PTAB가 그 결정 내에서 양측의 모든 주장을 다룰 필요가 없다고 결론지었습니다.
- PTAB는 이전에 이 사건과 명백히 일치하지 않는 결정을 내렸으며 따라서 자의적이고 변덕스러운 방식으로 행동하고 있습니다. 항소에서 법원은 이사회가 이전 패널에 구속되지 않기 때문에 문제가 없다고 판단했습니다.
- 주립 기관으로서 UMN은 IPR 문제로부터 자유롭습니다. UMN은 이 주장이 이전에 연방순회법원에서 결정된 것임을 인정했습니다. 또한 UMN은 이미 이 주장에 대한 소송에서 패소했기 때문에 선례뿐만 아니라 부수적인 금반언에도 구속됩니다.
취소가 확인되었습니다.
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