Jordan Duenckel의 게스트 포스트. Jordan은 University of Missouri의 2년차 법대생이자 IP 학생회 대표이자 등록된 특허 대리인입니다.
연방 순회는 의견을 발표했습니다. 맞춤형 미디어 커뮤니케이션, LLC, Vs. Apple Inc., 문서 번호 2021-2275 2023년 1월 20일, 특허 기소 중 부적절한 행위 패턴과 관련된 분쟁에서. 분할 판결에서 연방 순회 법원은 지방 법원이 기소 태만에 근거하여 특허를 시행할 수 없다고 선언하는 데 재량권을 남용하지 않았다고 판결했습니다.
Apple FairPlay는 DRM(디지털 권한 관리)을 사용하여 사용자 액세스를 제한합니다. 특히 FairPlay는 데이터를 암호화하고 “암호 해독 키”를 사용하여 암호 해독을 제어합니다. 추가 보안 계층으로 Apple은 이러한 암호 해독 키를 추가로 암호화했으며 이 추가 암호화는 PMC(Personalized Media Communications, LLC)가 제기한 특허 침해 소송의 기초가 되었습니다. 미국 특허 번호 8,191, (“’091 특허”). 배심원단은 만장일치로 평결을 내렸고 클레임 13-16의 침해에 대해 PMC에 3억 800만 달러의 배상금을 수여했습니다. 침해에 대한 호의적인 판결에도 불구하고, 지방 법원은 기소 태만에 대한 공평한 긍정적 방어에 근거하여 ‘091 특허를 시행할 수 없다고 판결함으로써 결국 Apple의 편을 들었습니다. 기소 태만은 다음 두 가지 요소를 증명해야 합니다.
- 특허권자의 기소 지연은 모든 상황에서 불합리하고 변명의 여지가 없어야 합니다. 그리고
- 기소된 침해자는 지연으로 인해 피해를 입어야 합니다.
하얏트 대 Hirshfeld998 F.3d 1347, 1359–62 (Fed. Cir. 2021).
PMC의 신청은 청구가 심사를 위해 제출되기 전에 16년 동안 계류 중이었습니다. 그 과정에서 PMC는 수천 건의 클레임을 제기했습니다. PMC의 신청은 마감일인 1995년 6월 7일에 제출되어 아직 USPTO에 계류 중인 몇 안 되는 pre-GATT 신청 중 하나였습니다. 법적 결과 특허기간은 2012년 등록일로부터 17년(출원일로부터 34년)까지 연장된다. 그러나 지방법원은 PMC의 지연이 부당하고 변명할 수 없기 때문에 형평성이 결과를 유지할 수 없다고 결론지었습니다.
PMC는 항소에 대해 여러 가지 정당성을 제기했으며 아마도 가장 흥미로운 점은 PMC의 기소 전략이 PTO와 맺은 “통합 협정”에 부합했다는 것입니다. 이 협정은 이러한 오래된 사건을 해결하려는 USPTO의 노력의 일환이었습니다. 절차에 따라 PMC는 “A” 응용 프로그램과 “B” 응용 프로그램을 지정하고 PTO는 “A” 응용 프로그램을 우선 순위로 지정했습니다. 거부된 클레임은 해당 “B” 신청서로 이전되고 “B” 신청서에 대한 기소는 해당 “A” 신청서가 발행될 때까지 보류되었습니다. 사실상 이 A에서 B 프로세스로 인해 PMC는 지원서 심사를 연기하고 지속적인 심사 수수료를 지불하지 않고 두 번의 심사 기회를 허용합니다.
항소에서 Reyna 판사가 작성하고 Chen 판사가 서명한 대다수는 이 계획을 변명으로 보지 않고 기소 과정에서 PMC의 변명할 수 없는 행동에 대한 추가 증거로 간주했습니다. 반대 의견으로 Stark 판사는 Apple이 PMC의 지연으로 인한 편견을 보여주지 못했다고 제안했습니다.
일반적으로 기소된 침해자는 “지연 기간 동안 청구된 기술”의 투자 또는 사용에 근거하여 편견을 보일 수 있습니다. 대다수는 Apple이 2003년에 제품을 출시한 이후 지연된 동안 FairPlay에 필연적으로 투자했다고 결론지었습니다. 반대 의견은 PMC의 행위 기간에 초점을 두어 PMC의 2000년 이전 행위가 불합리한 반면 2000년 이후 행위가 관련되어 있다는 점을 발견했습니다. 특허 기소의 앞뒤 특성의 더 일상적인 측면. 그러나 애플은 2000년 이전의 행위로 인해 자사가 편견을 가졌다는 것을 입증하지 못했다.
내 생각: 기소 태만은 특허 시스템의 남용을 해결하기 위한 구제책이며 끊임없이 변화하는 전략적 행동에 대처할 수 있도록 반드시 유연해야 합니다. PMC는 법정 20년을 넘어 연장되는 특허 보호의 미로를 만드는 것을 목표로 의도적으로 비즈니스 전략을 사용했으며 목표는 30년에서 50년까지 연장되는 특허 범위라고 명시했습니다. 또한 PMC는 특허 보호의 일반적인 목표와 일치하는 지연에 대한 정당한 목적을 제공할 수 없었습니다.
내게는 애플이 겪었던 편견이 분명하다. Apple이 FairPlay를 개발할 당시에는 PMC의 특허 보호 전체 범위를 알 수 없었습니다. 반대 의견이 선호하는 연대순 선 그리기는 PMC의 진행 중인 고의적인 비즈니스 전략의 실질적인 효과를 무시합니다. 2000년 이전에도 불합리한 행위가 있었다고 해도 그 영향은 2000년 이후에도 계속됐다. 2000년 이후의 활동을 편견적인지 또는 고립되지 않은지 구별하려는 시도는 기소 태만과 같은 공평한 구제책이 다루어야 할 전체 상황을 피합니다.
